2024年“服务创新 为企业赋能”案例展示（五十八）
助力本土化妆品企业突破跨国巨头的专利封锁——上海市信义律师事务所
案例亮点
“中国制造”不断改变着世界对中国的认知，这也是一批批国内制造企业以过硬品质和性价比优势打破国际巨头垄断逐步塑造起来。但由于国际巨头起步较早，已掌控大量核心技术专利，这些早期的核心专利就像一道道无形的“高墙”，对后发的企业在技术研发方面的突破形成了严密的专利封锁。国内制造企业在“走出去”的战略下，不可避免地面临着国际巨头的专利阻击。
原告意大利某股份公司为彩妆巨头，掌握有彩妆领域的核心早期专利，被告系国内外著名的上海本土化妆品制造企业。原告向被告客户发送大量专利侵权警告后，针对被告发起多起专利系列诉讼，试图以其专利壁垒阻止该本土企业拓展市场。我所律师通过对涉案专利审查档案的分析，成功利用禁止反悔原则、捐献原则限缩了专利的保护范围，从而成功帮助被告获得不侵权认定。不仅如此，在法庭辩论终结后，在被告和我所代理律师的共同努力下，原告被迫提出撤诉申请，并在撤诉申请中确认了被告不构成侵权，承诺今后不再依据涉案专利对本案被控侵权产品提起诉讼。
原告的撤诉申请包含了对被控侵权产品不侵权的自认，自此被告彻底排除了制造、销售涉案产品可能侵害涉案专利的风险，成功突破了原告的专利封锁，为其进一步开拓市场排除了重大专利障碍。
案例内容
原告为意大利彩妆巨头，被告为一家为国内外知名化妆品企业加工产品的上海企业。2020年初，原告在没有任何司法或行政机关认定被告产品构成侵权的情况下，大肆向被告客户发出口头警告、电子邮件，称被告产品侵害其专利权。
被告对此积极与原告进行沟通，数次提供知识产权、法律专业方面的人士论证不构成侵权的法律意见，提供各项可披露证据、论证报告予以佐证。沟通一年多后，原告仍向法院提起诉讼。原告于2021年03月18日向上海知识产权法院提起诉讼，并诉称包括被告在内的若干被告侵犯了其专利权（下称“涉案专利”），主张被诉产品包含了涉案专利权利要求1-5记载的全部技术特征。我所朱德宝律师提出涉案专利的审查历史证实涉案专利专利权人在申请阶段答复审查意见过程中，对权利要求书做了修改，通过限缩专利权的保护范围，最终获得了授权。
其一发现被诉产品中的粉末相含量仅在说明书或者附图中进行了描述而在权利要求中未记载的技术方案或者技术特征，构成专利权人对社会公众的“捐献”，因此被诉产品构成等同侵权的主张不成立。其二发现专利权人在专利授权程序已经明确放弃了包含“冷冻干燥”这一技术特征的技术方案，在侵权程序中，不应当再将该技术方案重新纳入其专利保护范围，而“真空冷冻干燥”属于“冷冻干燥”的下位概念，因此，“真空冷冻干燥”与“热处理干燥”不构成等同特征，被诉产品也不构成等同侵权。因此被诉产品未落入涉案专利权利要求1-5中任一项的保护范围，未侵犯原告的发明专利权。
2021年11月15日，由于法庭辩论已经终结，不侵权事实可确认，原告存在败诉风险，我所律师代理被告坚决不同意原告撤回起诉，要求法院依法作出裁判。最终，原告以基于目前的证据材料和现场勘验情况不能证明被告实施了侵权行为，且今后不再依据涉案专利对本案被控侵权产品提起诉讼为由，向法院申请撤回起诉，获得法院裁定允许撤诉。
